CAFC entrega vitória e derrota para Uniloc em decisões precedentes separadas sobre a posição

"O caso da Apple abordou e decidiu as mesmas questões apresentadas aqui; essas questões foram realmente litigadas; as questões foram determinadas por um julgamento válido e final; e a determinação de todas as três questões foi essencial para o julgamento anterior." – CAFC

Em uma decisão precedente emitida na sexta-feira, o Tribunal de Apelação do Circuito Federal dos EUA (CAFC) confirmou uma decisão do tribunal distrital de que Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg, SA e Uniloc 2017 não tinham legitimidade para processar a Motorola e a Blackboard por violação de patente porque foi colateralmente impedido por uma decisão anterior em seu caso com a Apple. Mas em uma decisão precedente separada, o CAFC disse que a licença não exclusiva da Uniloc com a Fortress Credit Co, LLC foi rescindida por acordo anterior aos processos de patente da Uniloc contra o Google, eliminando a capacidade da Fortress de sublicenciar as patentes em processo e mantendo a posição da Uniloc .

Em seus recursos separados contra a Motorola e a Blackboard, a Uniloc USA/Uniloc Luxembourg (os Unilocs) e a Uniloc 2017 argumentaram que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Delaware errou ao rejeitar os processos por falta de legitimidade porque "mesmo que concedesse uma licença e direito de sublicenciar para Fortress, as decisões dos tribunais distritais não são consistentes com" decisões anteriores do Circuito Federal. A Unilocs e a Uniloc 2017 firmaram um Contrato de Compartilhamento de Receitas e Notas e Garantias de Compra (RSA) com a Fortress referente a um empréstimo que a Fortress fez às Unilocs. A RAS disse:

"[A] [Unilocs] concederá à [Fortress]... o Contrato de Licença de Patente. [Fortress] . . . só deve usar tal licença após um Evento de Inadimplência."

Uma vez que os Unilocs falharam em "executar ou observar qualquer uma das avenças ou acordos contidos no Artigo VI", incluindo o recebimento de uma meta de monetização de $ 20.000.000 para os quatro trimestres encerrados em março de 2017, o CAFC disse que "isso parecia constituir um Evento de Inadimplência resultante em efetiva concessão de licença à Fortaleza." Em novembro de 2017, os Unilocs processaram a Motorola por violação da Patente dos EUA nº 6.161.134, que fazia parte do Contrato de Licença, e a Motorola pediu a demissão por falta de legitimidade. Então, em dezembro de 2020, a Motorola alertou o tribunal sobre a decisão em Uniloc USA, Inc. v. Apple, Inc., na qual "o tribunal considerou que a Uniloc USA não tinha legitimidade porque a patente reivindicada havia sido licenciada para Fortress tinha o direito de sublicenciar a patente reivindicada ao suposto infrator".

O tribunal distrital finalmente rejeitou o caso da Motorola por falta de jurisdição sobre o assunto sem referência ao caso da Apple. Em vez disso, o tribunal disse que os Unilocs "cometeram pelo menos um Evento de Inadimplência suficiente para desencadear a aquisição da licença pela Fortress e que este Evento de Inadimplência não foi sanado nem anulado". Baseou-se na jurisprudência envolvendo licenciados exclusivos, em oposição aos proprietários de patentes, e considerou que os Unilocs não tinham legitimidade "porque a Fortress tinha o direito teórico de sublicenciar a patente reivindicada ao suposto infrator e os Unilocs, como resultado, não tinham o direito de exclusão necessário para conferir legitimidade”. Os fatos do processo da Uniloc 2017 contra a Blackboard por violação das patentes dos EUA nº 6.324.578 e 7.069.293 eram idênticos e o tribunal distrital também rejeitou o processo por falta de legitimidade, indicando que a decisão da Motorola resultou em preclusão de garantia.

Em sua discussão, o Circuito Federal primeiro reconheceu que o argumento da Uniloc de que, mesmo que tivesse concedido uma licença e direito de sublicenciar para o Fortress, ainda tem força do Artigo III, tem “força considerável”. O CAFC explicou:

"Proprietários e licenciados de patentes não têm direitos de patente idênticos, e os proprietários de patentes sem dúvida não carecem de posição simplesmente porque concederam uma licença que deu a outra parte o direito de sublicenciar a patente a um suposto infrator."